Wat gebeurt er met een licentieovereenkomst in geval van faillissement van de licentiegever?

Grote ondernemingen sluiten regelmatig een licentieovereenkomst met start-ups. De vraag die veel licentienemers bezighoudt is wat er gebeurt met de licentieovereenkomst als de licentiegever failliet gaat. Dat is een terechte vraag omdat veel ondernemingen voor de continuïteit van hun onderneming afhankelijk zijn van de licentiegever.

In de praktijk is geconstateerd dat het Nebula-arrest gevolgen zou kunnen hebben voor licentieovereenkomsten. Uit dit arrest kan de conclusie getrokken worden dat het mogelijk is dat de curator (in geval van faillissement) een licentie negeert en de onderliggende IE-rechten overdraagt aan een derde. Gedacht werd dat softwaregebruikers door een faillissement van hun contractuele wederpartij beperkt zouden kunnen worden in hun rechten.

In het ABN AMRO/Berzona-arrest heeft de Hoge Raad het beginsel benadrukt  (overigens evenals in het Nebula arrest) dat een faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten. Blijkens r.o. 4.6.4 krijgt de curator door het uitspreken van het faillissement niet actief een bevoegdheid of vordering die de overeenkomst of de wet hem niet toekent. De Hoge Raad overwoog dat de curator de mogelijkheid heeft om uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenissen (passief) niet na te komen. Het gaat dan om verbintenissen die uit of ten laste van de boedel moeten worden voldaan, zoals een betaling, de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht. Hieronder de overwegingen van de Hoge Raad:

"3.6.3. 
De aan de curator ten dienste staande mogelijkheid om uit overeenkomst voortvloeiende verbintenissen (‘passief’) niet na te komen, betreft verbintenissen die uit of ten laste van de boedel moeten worden voldaan, zoals een betaling, de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht. De op deze prestaties gerichte vorderingen dienen - indien de curator het niet in het belang van de boedel oordeelt om deze te voldoen - in het faillissement geldend te worden gemaakt door indiening ter verificatie.

3.6.4
Het uitspreken van het faillissement heeft echter niet tot gevolg dat de curator ook (‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt. Dit zou immers in strijd komen met het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten, dat bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW is bevestigd (Parl. Gesch. Wijziging Rv e.a.w., p. 387-390).”

In het Berzona-arrest heeft de Hoge Raad benadrukt dat het Nebula-arrest specifiek zag op een situatie waarbij de verhuurovereenkomst pas was gesloten nadat het faillissement al was uitgesproken. Het lijkt er dus op dat alleen nieuwe overeenkomsten door de curator kunnen worden genegeerd. De Hoge Raad overwoog in dit kader:

“3.6.5

In het arrest van 3 november 2006 (Nebula) ligt geen ander oordeel besloten. Dat arrest heeft slechts betrekking op de vraag of de curator gebonden is aan een huurovereenkomst die na het faillissement van de juridische eigenaar van de verhuurde zaak is aangegaan door de economisch eigenaar daarvan op grond van een hem daartoe door de juridische eigenaar verleende contractuele bevoegdheid. Die vraag is in dat arrest ontkennend beantwoord op de grond dat de mogelijkheid om door het aangaan van een huurovereenkomst te beschikken over zaken die behoren tot de boedel, een te vergaande inbreuk vormt op de gelijkheid van schuldeisers. Deze beslissing betreft een andere kwestie dan hier aan de orde.”

In het Nebula-arrest was sprake van een verhuurovereenkomst. Omdat de licentieovereenkomst net als een verhuurovereenkomst een duurovereenkomst betreft, ontstond na het Nebula-arrest de discussie of het Nebula-arrest ook van toepassing was op licentieovereenkomsten.

Mag een curator de licentieovereenkomsten beëindigen?

Op basis van de bovengenoemde arresten geldt ten aanzien van eenvoudige licentieovereenkomsten, waarbij de licentienemer het recht verkrijgt om software te gebruiken, dat een curator de licentieovereenkomst in beginsel niet mag beëindigen. Een onderneming die gebruik maakt van een clouddienst doet dat vaak ook op  basis van een licentieovereenkomst. Deze licentieovereenkomst mag niet zomaar beëindigd worden.

Indien tijdens een faillissement onderhoud nodig is van de software dan kan er een probleem ontstaan. De curator heeft immers de mogelijkheid om die verplichting passief niet na te komen als die ten laste van de boedel komt. Te verwachten is dat de kosten van onderhoud ten laste van de boedel komen.

Wat is het gevolg als de licentiegever of curator tijdens faillissement de auteursrechten verkoopt?

Een ander probleem waar rekening mee gehouden moet worden is dat de licentiegever of de curator tijdens faillissement de auteursrechten op de betreffende software aan een derde kan verkopen. De vraag is dan of die derde zich iets van de bestaande licentieovereenkomst moet aantrekken. Die derde is immers geen partij bij die licentieovereenkomst. De wanprestatie die de curator waarschijnlijk pleegt door auteursrechten over te dragen geeft de licentienemer een recht op schadevergoeding. Deze vordering is een concurrente vordering waardoor het maar de vraag is of vergoeding van deze schade zal plaatsvinden.

Continuïteitsoplossing in geval van faillissement

In de praktijk zijn er diverse oplossingen met een goederenrechtelijke component bedacht om de continuïteit van een onderneming in geval van faillissement te waarborgen. Dat is gelet op de stand van de jurisprudentie een verstandige keuze. Bijvoorbeeld door het oprichten van een stichting aan wie een goederenrechtelijke recht kan worden toegekend door afsplitsing van een deel van het eigendom van het auteursrecht op de software, of door het vestigen van een vruchtgebruik op het aan de software ten grondslag liggende auteursrecht. Indien de curator de auteursrechten overdraagt aan een derde blijven deze rechten bestaan. De derde verkrijger heeft in dat geval het vruchtgebruik of het afgesplitste deel te dulden. Het faillissement heeft geen invloed op het recht dat door de stichting is verkregen. Een andere oplossing is een escrow-constructie. Voor software die geleverd wordt vanuit de cloud is deze oplossing minder aantrekkelijk  omdat aan alle licentienemers dan een recht tot de broncode wordt verleend.

Meer informatie over continuïteitsoplossingen?

De vraag blijft of de bedachte continuïteitsoplossingen waterdicht zijn. Het moment van het opzetten van de continuïteitsoplossing dient in verband met mogelijke benadeling van schuldeiseres in ogenschouw genomen te worden. Wij denken graag met u mee over een voor uw situatie passende oplossing. Neem contact op met Olivier van Hardenbroek (T +31 70 311 54 11).

Dit blog is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.