Samenloop handelsnamen en merken: merkregistratie verstandig?

Handelsnamen en merken zijn belangrijke instrumenten voor ondernemers die actief zijn in een commerciële markt. Een ondernemer zal willen voorkomen dat deze belangrijke assets in handen vallen van een concurrent. Er zijn immers geregeld kapers op de kust. In bepaalde gevallen kan ook sprake zijn van samenloop tussen een handelsnaam en een merk. Een goed begrip van merken en handelsnamen is daarom van belang.

In dit blog zal kort het verschil tussen handelsnamen en merken worden belicht en enkele situaties van samenloop die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Verschil handelsnamen en merken; samenloop

Waar een merk dient ter een onderscheiding van waren of diensten, heeft een handelsnaam tot doel het aanduiden en identificeren van de onderneming. Samenloop is aan de orde als er een verband is tussen de handelsnaam en de betrokken waren of diensten. Gedacht kan worden aan een handelsnaam ter aanprijzing van diensten en die terug te vinden is op facturen of bankafschriften: de handelsnaam heeft dan al snel een ‘dubbelfunctie’, namelijk als dienstmerk én handelsnaam. Maar ook daarbuiten wordt een verband al snel aangenomen. Het is daarom van belang behoedzaam te zijn bij het gebruik van een handelsnaam.

Verboden gebruik jongere handelsnaam als merk

Het is niet toegestaan om een handelsnaam te voeren die gelijk is aan een bestaand merk of die daarvan slechts in geringe mate afwijkt. Hierdoor kan bij het publiek verwarring ontstaan omtrent de herkomst van de waren of diensten. Het is voor ondernemers daarom raadzaam om, alvorens een handelsnaam te gebruiken of in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, na te gaan of het teken al als merk geregistreerd is. Dit kan bij het merkenregister van het BOIP.

Een oudere handelsnaam ten opzichte van een merk

Omgekeerd kan een merkhouder niet optreden tegen een oudere handelsnaam. De gebruiker van de oudere handelsnaam kan zich bij samenloop soms wel verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk. Er kan een nietigheidsprocedure worden gestart, maar dit is over het algemeen lastig. Verder kan eventueel worden opgetreden via de regels omtrent onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Bij een Uniemerk kan het bestaan van oudere handelsnaam een weigeringsgrond zijn voor de inschrijving van een merk op grond van art. 8 lid 4 en art. 129 van de Uniemerkenverordening (UMVo).

Is merkregistratie verstandig, indien je al beschikt over een handelsnaam?

Het kan raadzaam zijn om een handelsnaam als merk te deponeren, aangezien dat een sterker recht geeft. Een handelsnaam biedt namelijk alleen bescherming binnen de regio en relevante branche, waar een merk voor de gehele Benelux (Benelux-merk) of Europese Unie (Uniemerk) bescherming geeft.

Conclusie

Merken en handelsnamen zijn belangrijke tools voor ondernemers. De ondernemer die een ouder recht heeft, staat over het algemeen sterker. Als u de houder bent van een handelsnaam, dan kan het verstandig zijn deze als merk te laten inschrijven. Mocht u twijfelen, dan kunnen de advocaten van onze IE-sectie u hier vanzelfsprekend nader over adviseren. Ook kunnen wij u bijstaan als uw merk of handelsnaam door een ander wordt gebruikt of als u wordt aangesproken door een concurrent.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Melvin van Tiel.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in de andere blogs in deze blogserie over handelsnamen? Zie:

Familienaam als handelsnaam: verstandig? | Delissen Martens

Is de handelsnaam van uw onderneming beschermd? | Delissen Martens